Pháp luật quốc tế về li-xăng đối với nhãn hiệu

Đối với những công ty/ doanh nghiệp đang sở hữu nhãn hiệu, khi muốn mở rộng thị trường sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, để người tiêu dùng biết đến thương hiệu của mình nhiều hơn thì việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho chủ thể kinh doanh khác. Vậy Pháp luật quốc tế về li-xăng đối với nhãn hiệu được quy định ra làm sao? Mời độc giả hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Li-xăng nhãn hiệu được hiểu là gì?

Các nước trên thế giới gọi loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là hợp đồng li xăng nhãn hiệu.

Li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.

Cốt lõi của quyền đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có khả năng loại trừ các bên khác sử dụng các nhãn hiệu giống hoặc tương tự trên các sản phẩm tương tự hoặc gây nhầm lẫn. Một hệ quả của quyền loại trừ là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể uỷ quyền cho các bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của họ trên các loại sản phẩm khác nhau theo các điều kiện cụ thể. Do vậy, một nhãn hiệu khi được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn được bảo hộ.

Nếu các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại thì phải được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ nên trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng một lúc sử dụng nhãn hiệu. Do đó, việc khai thác quyền sử dụng nhãn hiệu mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho chủ sở hữu hoặc những người được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là: bên li-xăng nhãn hiệu) cũng như bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là: bên nhận li-xăng nhãn hiệu).

Bên li-xăng nhãn hiệu sẽ nhận được một khoản tiền gọi là phí li-xăng từ việc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, còn bên nhận li-xăng sẽ được sử dụng nhãn hiệu đã khẳng định được uy tín, danh tiếng trên thị trường.

Các Điều ước quốc tế liên quan đến Sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia

Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chặt chẽ sở hữu trí tuệ, và nhờ vậy sẽ thúc đẩy việc mở rộng kinh tế toàn cầu và phát triển những công nghệ mới. Hiện nay có rất nhiều các Điều ước quốc tế cũng như các Hiệp định liên quan đến sở hũu trí tuệ, cụ thể:

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

• Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
• Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
• Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
• Hiệp ước hợp tác sáng chế 
• Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
• Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
• Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
• Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
• Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng
• Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép
• Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh

Các điều ước quốc tế khác

• Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế
• Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế
• Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp
• Hiệp ước luật nhãn hiệu
• Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu
• Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu
• Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ
• Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
• Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp
• Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả
• Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm

Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

• Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ 
• Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ) 

Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác

• Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ)
• Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 
• Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 
• Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
• Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ) 
• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ)
• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ)
• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Pháp luật của một số quốc gia về việc chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

Pháp luật của Trung Quốc
Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc được thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001 và 2013. Điều 43 Luật Nhãn hiệu (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: Người đăng ký nhãn hiệu có thể ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phép những người khác sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. Bên li-xăng sẽ giám sát chất lượng của hàng hoá gắn với nhãn hiệu đã được đăng ký của bên nhận li-xăng và bên nhận li-xăng sẽ phải đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu đã được đăng ký khi sử dụng nhãn hiệu đó.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của một bên khác, tên của người nhận li-xăng và nơi xuất xứ của hàng hoá phải được ghi trên hàng hoá mang nhãn hiệu đã được đăng ký.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của một bên khác, bên li-xăng phải nộp hồ sơ li-xăng nhãn hiệu tới Văn phòng Nhãn hiệu. Văn phòng Nhãn hiệu sẽ công bố tất cả các hồ sơ nhận được. Việc li-xăng nhãn hiệu không được đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu sẽ không thể được sử dụng để chống lại bất cứ một bên thứ ba nào.

Như vậy, Luật Nhãn hiệu Trung Quốc cho phép chủ sở hữu của một nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ được phép li-xăng nhãn hiệu của mình cho người khác. Việc li-xăng nhãn hiệu này phải được đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu thì mới có hiệu lực pháp lý để chống lại một bên thứ ba. Bên li-xăng nhãn hiệu phải có trách nhiệm giám sát chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng. Bên nhận li-xăng sẽ có quyền được ghi tên và xuất xứ hàng hoá lên trên hàng hoá mang nhãn hiệu được li-xăng và bên nhận li-xăng phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu được li-xăng.

Pháp luật của Anh
Việc li-xăng một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ được cho phép từ Đạo luật Nhãn hiệu (Trade Mark Act) năm 1938 của Anh. Đạo luật đã đưa ra quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo Đạo luật này có nghĩa là, việc đăng ký “người được sử dụng nhãn hiệu” tức là thiên về “cho phép” hơn là “uỷ quyền”. Theo Đạo luật nhãn hiệu năm 1938, việc li-xăng nhãn hiệu có thể được đăng ký với cơ quan đăng ký Nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu lại liên quan đến việc xác nhận việc bên nhận li-xăng là một người sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. Với việc đăng ký này thì những điều khoản về kiểm soát chất lượng phải được mô tả trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa hai bên và khi hợp đồng li-xăng có giá trị pháp lý chính là sự kết nối trong quá trình thương mại giữa bên li-xăng và bên nhận li-xăng. Việc không sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu cũng không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 (thay thế Đạo luật Nhãn hiệu năm 1938) vẫn tiếp tục duy trì quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng việc đăng ký này với mục đích lại hoàn toàn khác. Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 đã loại bỏ các điều khoản về việc đăng ký người sử dụng nhãn hiệu mà thay vào đó là duy trì một mẫu đăng ký li-xăng nhãn hiệu với mục đích để minh bạch hoá các chi tiết cơ bản của việc li-xăng nhãn hiệu. Cụ thể: mục đích của việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là thông báo với bên thứ ba biết về sự tồn tại của việc li-xăng nhãn hiệu này và cung cấp những quyền hạn cho người nhận li-xăng khi bị xâm phạm quyền.

Mặc dù hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có được đăng ký hay không thì việc sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng li-xăng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm. Về cơ bản, việc li-xăng nhãn hiệu cho phép những người nhận li-xăng có được những thuận lợi từ việc khai thác danh tiếng (goodwill) của nhãn hiệu đã có hoặc có tiềm năng sẽ có trên thị trường. Với danh tiếng mà nhãn hiệu có, bên nhận li-xăng sẽ có sức mạnh để thu hút, thuyết phục khách hàng và bán sản phẩm trên thị trường. Do vậy, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phép bên nhận li-xăng có cơ hội thuận lợi để khai thác danh tiếng của nhãn trên thị trường, phân phối và quảng cáo.

Cả pháp luật Hoa Kỳ và Anh đều chỉ ra một điều cần thiết là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là duy trì mối quan hệ thương mại giữa hàng hoá/dịch vụ với người sở hữu nhãn hiệu. Nếu mối quan hệ này không được duy trì thì hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu có nguy cơ bị đe doạ. Việc duy trì mối quan hệ thương mại đó là việc “kiểm soát chất lượng” trong hợp đồng li-xăng.

Pháp luật của Hoa Kỳ
Li-xăng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ được quy định tại Đạo luật Lanham 1946 (được sửa đổi năm 1988) dưới khái niệm các công ty có liên quan (related companies). Theo đó, một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ có thể được sử dụng hợp pháp bởi các công ty có liên quan. Việc sử dụng đó sẽ mang lại lợi ích cho người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng đó cũng không được ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu này hoặc việc đăng ký nhãn hiệu với điều kiện là không sử dụng nhãn hiệu đó theo cách thức lừa dối công chúng. Việc sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên của một chủ thể sẽ bị kiểm soát về bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ bởi người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng lần đầu tiên đó phải mang lại lợi ích cho họ. Như vậy, theo pháp luật Hoa Kỳ, việc li-xăng nhãn hiệu sẽ hợp pháp nếu nó đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 thì thuật ngữ công ty có liên quan (related company) được hiểu là bất kỳ người nào mà sử dụng nhãn hiệu dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu phải tuân theo bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu được sử dụng đó. Công ty có liên quan là bên nhận li-xăng và sử dụng nhãn hiệu theo chất lượng của bên li-xăng. Sẽ không có sự đăng ký nào của bên công ty có liên quan và cũng không có bất cứ sự kiểm tra về hiệu lực pháp lý của hợp đồng li-xăng xem liệu có đạt tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng hay không.

Pháp luật Hoa Kỳ cho phép việc li-xăng nhãn hiệu có thể được thoả thuận rõ ràng hoặc ngụ ý. Mặc dù nếu một hợp đồng về việc li-xăng nhãn hiệu không được thiết lập thì cũng không có nghĩa là nhãn hiệu đó sẽ bị từ bỏ bởi việc li-xăng nhãn hiệu đó là “i-xăng trần (naked licensing). Nếu có sự kiểm soát về chất lượng hàng hoá, dịch vụ của việc li-xăng nhãn hiệu trên thực tế thì hợp đồng bằng miệng vẫn có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, Điều 5 và Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 lại không có bất cứ quy định nào về thế nào là mức độ kiểm soát chất lượng cần thiết và hợp lý để một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có giá trị pháp lý. Điều 14 Khoản 3 của Đạo luật Lanham cho thấy việc thiếu kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu sẽ có thể dẫn đến việc nhãn hiệu: Đơn yêu cầu huỷ đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bất cứ lúc nào nếu nhãn hiệu được đăng ký đang được sử dụng bởi người đăng ký nhãn hiệu hoặc với sự cho phép sử dụng của người đăng ký nhãn hiệu để khai thác hoặc có liên quan đến việc khai thác sai nguồn gốc của hàng hoá hoặc dịch vụ.

Mức độ kiểm soát chất lượng được cho là đủ khi sự kiểm soát đó được duy trì bởi bên li-xăng theo những điều kiện để đảm bảo rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng sẽ đáp ứng được những sự mong đợi của khách hàng.

Pháp luật của Canada
Điều 50 (1) của Đạo luật Nhãn hiệu của Canada năm 1993 quy định:

• (1) Bên nhận li-xăng phải được sự cho phép hoặc sự uỷ quyền của bên chủ sở hữu nhãn hiệu;
• (2) Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với những đặc tính và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng;
• (3) Tất cả những việc sử dụng nhãn hiệu như là một nhãn hiệu, tên thương mại hay dạng thức khác của bên nhận li-xăng trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được bảo vệ;
• (4) Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay chưa được đăng ký bảo hộ đều có thể được li-xăng.

Các chủ sở hữu nhãn hiệu tại Canada bao gồm cả bên nhượng quyền thương mại (franchisor) phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch li-xăng nhãn hiệu phải được thoả thuận bằng văn bản và chứa đựng đầy đủ các điều khoản về kiểm soát đối với hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng hoặc bên nhận quyền thương mại (franchisee). Tuy nhiên, Điều 50 không yêu cầu việc đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cơ quan SHTT Canada (Canadian Intellectual Property Office – CIPO). Mặc dù hợp đồng li-xăng có thể được đưa vào hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhưng nó chỉ được CIPO xem xét về mặt hình thức chứ không phải về mặt nội dung.

Bên cạnh đó, Điều 50 quy định, bên nhận li-xăng phải là một thực thể và được hiểu là một hoặc nhiều cá nhân. Do vậy, hiệp hội, hiệp hội thương mại hoặc cơ quan nhà nước không đủ điều kiện để trở thành bên nhận li-xăng. Ngoài ra, Điều 50 cũng không quy định, việc li-xăng nhãn hiệu phải được viết thành văn bản. Tuy nhiên, ngay cả khi pháp luật không yêu cầu thì khi li-xăng nhãn hiệu cũng nên viết thành văn bản để xác định sự tồn tại của giao dịch li-xăng nhãn hiệu, làm rõ các điều khoản và ghi nhận những quyền và nghĩa vụ của các bên khi li-xăng nhãn hiệu. Một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng văn bản thì không cần thiết phải tuân theo một quy định về hình thức đặc biệt nào. Việc li-xăng nhãn hiệu có thể được thực hiện bằng miệng miễn là có sự kiểm soát của bên li-xăng đối với đặc tính hoặc chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng nhãn hiệu. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không kiểm soát được việc sử dụng nhãn hiệu được li-xăng như việc sử dụng nhãn hiệu không đảm bảo được những lợi ích của bên li-xăng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng thì hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng được kết luận theo hoàn cảnh thực tế. Sau khi hợp đồng bằng văn bản hết hạn thì có thể tiếp tục thực hiện các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng. Một hợp đồng li-xăng bằng miệng có thể được xác nhận bởi một thoả thuận bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu một hợp đồng li-xăng bằng văn bản có một thoả thuận được sửa đổi bằng miệng thì toàn bộ điều khoản sửa đổi đó sẽ không có hiệu lực

Có thể bạn quan tâm

• Theo quy định đậu xe lấn chiếm lòng lề đường phạt bao nhiêu?
• Mẫu bản cam kết không lấn chiếm lòng lề đường
• Buôn bán hàng cấm bị truy cứu hình sự như thế nào năm 2022?
• Ai có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài năm 2022?

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về “Pháp luật quốc tế về li-xăng đối với nhãn hiệu”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký logo, dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự hay muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ công chứng tại nhà, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm… thì hãy liên hệ đến đường dây nóng của luật sư X, hotline: 0833.102.102. Để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Hoặc qua các kênh sau:

• FaceBook: www.facebook.com/luatsux
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
• Youtube: https://www.youtube.com/Luatsu

Câu hỏi thường gặp